滬公網(wǎng)安備 31011502019128號(hào)
權(quán)利要求修改超范圍的認(rèn)定
裁判要旨
專(zhuān)利無(wú)效宣告程序中，修改方式作為手段，應(yīng)當(dāng)著眼于實(shí)現(xiàn)對(duì)權(quán)利要求書(shū)的修改滿(mǎn)足不得超出原說(shuō)明書(shū)和權(quán)利要求書(shū)記載的范圍以及不得擴(kuò)大原專(zhuān)利的保護(hù)范圍兩大法律標(biāo)準(zhǔn)的立法目的，兼顧行政審查行為的效率與公平保護(hù)專(zhuān)利權(quán)人的貢獻(xiàn)，而不宜對(duì)具體修改方式作出過(guò)于嚴(yán)格的限制，否則將使得對(duì)修改方式的限制純粹成為對(duì)專(zhuān)利權(quán)人權(quán)利要求撰寫(xiě)不當(dāng)?shù)膽土P。當(dāng)權(quán)利要求的修改系將從屬權(quán)利要求的全部或部分附加技術(shù)特征補(bǔ)入其所引用的獨(dú)立權(quán)利要求時(shí)，判斷修改后的獨(dú)立權(quán)利要求是否擴(kuò)大了原專(zhuān)利的保護(hù)范圍，應(yīng)以作為修改對(duì)象的原專(zhuān)利的獨(dú)立權(quán)利要求的保護(hù)范圍為基準(zhǔn)。
案 號(hào)
一審：（2016）京73行初5802號(hào)
二審：（2019）最高法知行終19號(hào)
案 情
原告：阿爾法拉瓦爾股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)阿爾法拉瓦爾公司）。
被告：國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局。
第三人：SWEP國(guó)際公司。
阿爾法拉瓦爾公司系專(zhuān)利號(hào)為200680018368.4、名稱(chēng)為“釬焊不銹鋼制品的方法和由此方法獲得的不銹鋼釬焊制品”的發(fā)明專(zhuān)利（以下簡(jiǎn)稱(chēng)涉案專(zhuān)利）的權(quán)利人。該專(zhuān)利申請(qǐng)日為2006年5月24日，優(yōu)先權(quán)日為2005年5月26日，授權(quán)公告日為2010年6月16日。涉案專(zhuān)利的權(quán)利要求1、2、18、19、20內(nèi)容如下：
“1. 一種釬焊不銹鋼制品的方法，包含：
（i）將鐵基釬焊填料物質(zhì)施加至不銹鋼部件；
（ii）任選地組裝部件；
（iii）在非氧化性氣氛、還原性氣氛、真空或者它們組合中，加熱來(lái)自步驟（i）或（ii）的部件至少1000℃，且在至少1000℃的溫度加熱該部件至少15分鐘；
（iv）提供所得的釬焊區(qū)域平均硬度小于600HV1的制品；和；
（v）任選地重復(fù)步驟（i）、步驟（ii）和步驟（iii）的一步或多步。
2. 權(quán)利要求1的方法，其中通過(guò)該方法密封或填充大于76μm的接頭、孔、間隙、裂紋或裂縫。
18. 根據(jù)權(quán)利要求1或2的方法，其中，鐵基釬焊填料物質(zhì)含有Si、B、P、Mn、C或者Hf的一種或者多種。
19. 根據(jù)權(quán)利要求18的方法，其中，鐵基釬焊填料物質(zhì)含有9-30wt％的Cr、5-25wt％的Ni，以及0-25wt％的Si、0-6wt％的B、0-15wt％的P、0-8wt％的Mn、0-2wt％的C和0-15wt％的Hf中的至少一種。
20. 根據(jù)權(quán)利要求19的方法，其中，鐵基釬焊填料物質(zhì)至少包含40wt％的Fe，14-21wt％的Cr、5-21wt％的Ni、6-15wt％的Si和 0.2-1.5wt％的B。”
針對(duì)涉案專(zhuān)利，SWEP國(guó)際公司于2014年5月向國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局提出了無(wú)效宣告請(qǐng)求，主要理由包括權(quán)利要求不符合專(zhuān)利法第二十六條第四款、第三十三條等。在無(wú)效程序中，阿爾法拉瓦爾公司提交了經(jīng)過(guò)修改的權(quán)利要求書(shū)，將從屬權(quán)利要求2和20的附加技術(shù)特征加入到權(quán)利要求1中，刪除權(quán)利要求18-22并調(diào)整了引用關(guān)系。修改后的權(quán)利要求1為：
“ 1.一種釬焊不銹鋼制品的方法，包含：
（i）將鐵基釬焊填料物質(zhì)施加至不銹鋼部件，其中，鐵基釬焊填料物質(zhì)至少包含40wt％的Fe，14-21wt％的Cr、5-21wt％的Ni、6-15wt％的Si和0.2-1.5wt％的B；
（ii）任選地組裝部件；
（iii）在非氧化性氣氛、還原性氣氛、真空或者它們組合中，加熱來(lái)自步驟（i）或（ii）的部件至少1000℃，且在至少1000℃的溫度加熱該部件至少15分鐘；
（iv）提供所得的釬焊區(qū)域平均硬度小于600HV1的制品；和
（v）任選地重復(fù)步驟（i）、步驟（ii）和步驟（iii）的一步或多步，其中通過(guò)該方法密封或填充大于76μm的接頭、孔、間隙、裂紋或裂縫。”
針對(duì)阿爾法拉瓦爾公司的修改，SWEP國(guó)際公司認(rèn)為，修改后的權(quán)利要求1擴(kuò)大了原專(zhuān)利保護(hù)范圍，不應(yīng)被接受。
國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局于2016年8月3日作出第29765號(hào)無(wú)效宣告請(qǐng)求審查決定（以下簡(jiǎn)稱(chēng)被訴決定），宣告涉案專(zhuān)利全部無(wú)效。國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局認(rèn)為：阿爾法拉瓦爾公司提交的修改后的權(quán)利要求書(shū)，將原從屬權(quán)利要求2和從屬權(quán)利要求20的特征加入到原權(quán)利要求1中作為新的獨(dú)立權(quán)利要求。由于權(quán)利要求2為權(quán)利要求1的從屬權(quán)利要求，權(quán)利要求20為權(quán)利要求19的從屬權(quán)利要求，權(quán)利要求19為權(quán)利要求18的從屬權(quán)利要求，權(quán)利要求18為權(quán)利要求1或2的從屬權(quán)利要求，即當(dāng)權(quán)利要求18引用權(quán)利要求1時(shí)，權(quán)利要求20的技術(shù)方案應(yīng)該包括權(quán)利要求1、18、19、20的全部技術(shù)特征，而當(dāng)權(quán)利要求18引用權(quán)利要求2時(shí)，權(quán)利要求20的技術(shù)方案應(yīng)當(dāng)包括權(quán)利要求1、2、18、19、20的全部技術(shù)特征。鑒于阿爾法拉瓦爾公司僅僅將權(quán)利要求20的附加技術(shù)特征加入到權(quán)利要求1或權(quán)利要求2中，故上述修改不符合2002年《專(zhuān)利法實(shí)施細(xì)則》第六十八條以及2010年《專(zhuān)利審查指南》第四部分第三章第4.6.2節(jié)的規(guī)定，不應(yīng)被接受。
審 判
阿爾法拉瓦爾公司不服被訴決定，向北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院起訴，請(qǐng)求撤銷(xiāo)被訴決定，并責(zé)令國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局重新作出無(wú)效宣告請(qǐng)求審查決定。其主要理由為：無(wú)效宣告程序中權(quán)利要求1的修改方式屬于刪除并列技術(shù)方案，應(yīng)予接受。修改后的權(quán)利要求1沒(méi)有超出原始申請(qǐng)的范圍，也沒(méi)有擴(kuò)大專(zhuān)利權(quán)的保護(hù)范圍，應(yīng)予接受。北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院經(jīng)審理維持了被訴決定，駁回了阿爾法拉瓦爾公司的訴訟請(qǐng)求。
阿爾法拉瓦爾公司不服，向最高人民法院提起上訴。其上訴請(qǐng)求為：撤銷(xiāo)一審判決和被訴決定，并判令國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局重新作出無(wú)效宣告請(qǐng)求審查決定。其事實(shí)和理由為：（一）阿爾法拉瓦爾公司對(duì)權(quán)利要求的修改方式屬于刪除并列技術(shù)方案，應(yīng)予接受。1.在專(zhuān)利無(wú)效行政程序中，對(duì)權(quán)利要求的修改方式并不限于2010年《專(zhuān)利審查指南》中規(guī)定的三種方式，該指南并未完全排除存在其他修改方式的可能性。修改后的權(quán)利要求是對(duì)授權(quán)權(quán)利要求1的進(jìn)一步限定，修改方式應(yīng)予接受。2.2017年《專(zhuān)利審查指南》對(duì)無(wú)效宣告程序中權(quán)利要求的修改方式進(jìn)行了修改，根據(jù)該指南，權(quán)利要求修改的方式包括對(duì)權(quán)利要求的刪除、技術(shù)方案的刪除、權(quán)利要求的進(jìn)一步限定、明顯錯(cuò)誤的修正。本案中，修改后的權(quán)利要求1可以視為將授權(quán)權(quán)利要求2和20的技術(shù)特征補(bǔ)入權(quán)利要求1以縮小保護(hù)范圍，屬于對(duì)權(quán)利要求的進(jìn)一步限定，應(yīng)予接受。
（二）阿爾法拉瓦爾公司對(duì)權(quán)利要求1的修改沒(méi)有擴(kuò)大原專(zhuān)利的保護(hù)范圍。
在權(quán)利要求20中，當(dāng)滿(mǎn)足“0-25％的Si”“0-6wt％的B”時(shí)，即滿(mǎn)足了“至少一種”的要求，此時(shí)，即使含有16wt％的P，也符合權(quán)利要求的記載。
2.說(shuō)明書(shū)和附圖可以用于解釋權(quán)利要求的內(nèi)容。本專(zhuān)利說(shuō)明書(shū)第[0047]段記載了專(zhuān)利權(quán)人意圖披露的釬焊填料組分和含量，其中公開(kāi)了“至少包含以重量計(jì)40%的Fe、14-21%的Cr、5-21%的Ni、6-15%的Si、0.2-1.5%的B，和作為替代物的余量的其他元素”。可見(jiàn)，說(shuō)明書(shū)明確記載了包含一定含量的Fe、Cr、Ni、Si、B的釬焊填料，其它元素可以存在或不存在；當(dāng)存在時(shí)，含量沒(méi)有限制。上述內(nèi)容表明說(shuō)明書(shū)并不要求包含P、Mn、C、Hf四種元素時(shí)，每種元素的含量應(yīng)符合所述數(shù)值限制。
3.最高法院（2014）行提字第17號(hào)行政判決確立了對(duì)權(quán)利要求的解釋采取最大合理解釋原則，即基于權(quán)利要求的文字記載，結(jié)合對(duì)說(shuō)明書(shū)的理解，對(duì)權(quán)利要求作出最廣義的合理解釋?zhuān)景笐?yīng)遵循這一原則。綜上，本專(zhuān)利的修改方式應(yīng)予接受，修改的權(quán)利要求沒(méi)有擴(kuò)大原專(zhuān)利的保護(hù)范圍。
最高法院二審認(rèn)為：
（一）關(guān)于修改方式。雖然被訴決定依據(jù)的2010年《專(zhuān)利審查指南》規(guī)定無(wú)效宣告程序中對(duì)權(quán)利要求的修改方式一般限于對(duì)權(quán)利要求的刪除、合并和技術(shù)方案的刪除三種方式，但是并未完全排除存在其他修改方式的可能性。特別是，2017年《專(zhuān)利審查指南》已經(jīng)將無(wú)效宣告程序中的修改方式擴(kuò)展到包括對(duì)權(quán)利要求的刪除、技術(shù)方案的刪除、權(quán)利要求的進(jìn)一步限定、明顯錯(cuò)誤的修正等四種基本修改方式。當(dāng)權(quán)利要求書(shū)的修改滿(mǎn)足未超出原說(shuō)明書(shū)和權(quán)利要求書(shū)記載的范圍以及未擴(kuò)大原專(zhuān)利的保護(hù)范圍兩大法律標(biāo)準(zhǔn)的前提下，此種修改應(yīng)被接受。本案中，阿爾法拉瓦爾公司的修改方式，系將從屬權(quán)利要求2和權(quán)利要求20的技術(shù)特征進(jìn)一步限定至授權(quán)權(quán)利要求1中，屬于對(duì)權(quán)利要求的進(jìn)一步限定，該修改方式應(yīng)被接受。
（二）關(guān)于修改范圍。專(zhuān)利授權(quán)后對(duì)社會(huì)公眾具有公示作用，社會(huì)公眾的信賴(lài)?yán)嫱ǔ＝⒃诒Ｗo(hù)范圍最大的獨(dú)立權(quán)利要求上，并據(jù)此預(yù)測(cè)和評(píng)價(jià)自身行為的合法性。本案中，阿爾法拉瓦爾公司將從屬權(quán)利要求2、20的附加技術(shù)特征加入至授權(quán)權(quán)利要求1中，是對(duì)授權(quán)權(quán)利要求1的進(jìn)一步限定，并未擴(kuò)大授權(quán)權(quán)利要求1的保護(hù)范圍，符合法律的規(guī)定。
據(jù)此，最高法院判決：撤銷(xiāo)原審判決，撤銷(xiāo)被訴決定，由國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局重新作出無(wú)效宣告請(qǐng)求審查決定。
評(píng) 析
我國(guó)專(zhuān)利法賦予專(zhuān)利權(quán)人可以在授權(quán)確權(quán)程序中對(duì)專(zhuān)利文件進(jìn)行修改，實(shí)踐中專(zhuān)利權(quán)人為克服專(zhuān)利存在的缺陷而修改權(quán)利要求也較為常見(jiàn)。雖然專(zhuān)利法及《專(zhuān)利法實(shí)施細(xì)則》對(duì)權(quán)利要求修改的時(shí)間節(jié)點(diǎn)、程序設(shè)計(jì)、實(shí)體要求均作出了較為具體的規(guī)定，但是在專(zhuān)利審查及司法實(shí)踐中，對(duì)于權(quán)利要求修改方式的寬嚴(yán)尺度、修改是否擴(kuò)大了原專(zhuān)利保護(hù)范圍的具體認(rèn)定等問(wèn)題仍有模糊之處，存在不同認(rèn)識(shí)。因此，明確權(quán)利要求的修改標(biāo)準(zhǔn)和比對(duì)基準(zhǔn)就顯得格外重要。
本案是關(guān)于無(wú)效程序中權(quán)利要求修改是否超范圍的典型案例，涉及無(wú)效程序中權(quán)利要求的修改方式以及不得擴(kuò)大原專(zhuān)利保護(hù)范圍的比對(duì)基準(zhǔn)兩方面問(wèn)題，均是當(dāng)前司法認(rèn)定中的熱點(diǎn)和難點(diǎn)。
一、權(quán)利要求修改的基本價(jià)值及要求
德國(guó)著名哲學(xué)家亞瑟·叔本華曾就思想與語(yǔ)言表達(dá)的關(guān)系作了精妙的論述：思想的生命延續(xù)到語(yǔ)言表達(dá)時(shí)為止，一旦用語(yǔ)言表達(dá)出來(lái)，思想也就僵化了。[①]叔本華意在強(qiáng)調(diào)語(yǔ)言精準(zhǔn)表達(dá)對(duì)于寫(xiě)作的重要性，要避免錯(cuò)誤表達(dá)和歧義表達(dá)。其實(shí)，上述觀點(diǎn)同樣適用于專(zhuān)利領(lǐng)域。相比于寫(xiě)作，專(zhuān)利文獻(xiàn)對(duì)于文字表達(dá)的準(zhǔn)確性要求更為嚴(yán)格。作為技術(shù)方案載體的專(zhuān)利文獻(xiàn)一旦用文字方式固定下來(lái)，技術(shù)方案也就確定了，這是專(zhuān)利以公開(kāi)換保護(hù)的應(yīng)有之義。
但是語(yǔ)言表達(dá)本身存在多義甚至歧義等局限，尤其要將技術(shù)方案通過(guò)語(yǔ)言精準(zhǔn)表達(dá)并不容易。可以說(shuō)，無(wú)論是語(yǔ)言表達(dá)的準(zhǔn)確性，還是專(zhuān)利權(quán)人的認(rèn)知能力，都會(huì)存在局限性，尤其是對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)以及發(fā)明創(chuàng)造等的認(rèn)知局限。[②]在專(zhuān)利無(wú)效程序中，這種局限性往往會(huì)使其成為無(wú)效宣告請(qǐng)求人的標(biāo)靶。基于此，專(zhuān)利法賦予專(zhuān)利權(quán)人可以在無(wú)效程序中對(duì)專(zhuān)利文件進(jìn)行修改的權(quán)利。2002年《專(zhuān)利法實(shí)施細(xì)則》第六十八條第一款規(guī)定：“在無(wú)效宣告請(qǐng)求的審查過(guò)程中，發(fā)明或者實(shí)用新型專(zhuān)利的專(zhuān)利權(quán)人可以修改權(quán)利要求書(shū)，但是不得擴(kuò)大原專(zhuān)利的保護(hù)范圍。”一方面，為保護(hù)專(zhuān)利權(quán)人的發(fā)明創(chuàng)造和技術(shù)貢獻(xiàn)，應(yīng)當(dāng)允許專(zhuān)利權(quán)人對(duì)專(zhuān)利文件進(jìn)行適當(dāng)修改。另一方面，雖然允許專(zhuān)利權(quán)人對(duì)專(zhuān)利文件做適當(dāng)修改，但是基于專(zhuān)利的公示效力及社會(huì)公眾對(duì)此產(chǎn)生的信賴(lài)?yán)妫忠苊鈱?zhuān)利權(quán)人利用修改的機(jī)會(huì)將專(zhuān)利申請(qǐng)時(shí)未完成或者未預(yù)見(jiàn)的技術(shù)內(nèi)容補(bǔ)充到專(zhuān)利文件中。因此，為了平衡專(zhuān)利權(quán)人與社會(huì)公眾之間的利益，審查指南規(guī)定權(quán)利人可以在無(wú)效程序中對(duì)權(quán)利要求進(jìn)行修改，但必須受到一定限制，包括不得改變?cè)瓩?quán)利要求的主題名稱(chēng)、不得擴(kuò)大原專(zhuān)利的保護(hù)范圍、不得超出原權(quán)利要求書(shū)和說(shuō)明書(shū)記載的范圍、不得增加未包含在授權(quán)的權(quán)利要求中的技術(shù)特征等。尤其將對(duì)權(quán)利要求的修改不得擴(kuò)大原專(zhuān)利保護(hù)范圍作為修改后的專(zhuān)利文件能否被接受的重要標(biāo)準(zhǔn)，而這也是本案審理的關(guān)鍵所在。通常情況下，對(duì)權(quán)利要求的任何修改都將使得專(zhuān)利的保護(hù)范圍發(fā)生變化，判斷這種修改是否擴(kuò)大了原專(zhuān)利的保護(hù)范圍，應(yīng)當(dāng)結(jié)合案件的具體情況，從修改方式和修改范圍兩個(gè)方面進(jìn)行把握。
二、關(guān)于權(quán)利要求的修改方式
關(guān)于權(quán)利要求的修改方式，專(zhuān)利法及其實(shí)施細(xì)則并未作出具體規(guī)定，只有《專(zhuān)利審查指南》作出了規(guī)范。2010年《專(zhuān)利審查指南》規(guī)定，無(wú)效程序中對(duì)權(quán)利要求的修改一般限于權(quán)利要求的刪除、合并和技術(shù)方案的刪除三種方式。2017年修訂的《專(zhuān)利審查指南》則進(jìn)一步放寬，在維持原權(quán)利要求的刪除、技術(shù)方案的刪除的基礎(chǔ)上，增加了權(quán)利要求的進(jìn)一步限定、明顯錯(cuò)誤的修正兩種修改方式。顯然，《專(zhuān)利審查指南》對(duì)于修改方式的要求已呈現(xiàn)出由嚴(yán)格不斷趨于寬松的趨勢(shì)，這是專(zhuān)利行政機(jī)關(guān)在聽(tīng)取行業(yè)需求和業(yè)界呼聲背景下作出的積極回應(yīng)。
實(shí)際上，雖然2010年《專(zhuān)利審查指南》規(guī)定對(duì)于權(quán)利要求的修改一般限于三種方式，但這僅僅規(guī)定的是“一般限于”，并未完全排除存在其他修改方式的可能性。因?yàn)樾薷姆绞阶鳛槭侄危瑧?yīng)當(dāng)著眼于修改的立法目的——只要這種修改沒(méi)有超出原說(shuō)明書(shū)和權(quán)利要求書(shū)記載的范圍、沒(méi)有擴(kuò)大原專(zhuān)利的保護(hù)范圍，則對(duì)其具體修改方式不應(yīng)作出過(guò)于嚴(yán)格的限制，否則正如二審判決所言，“將使得對(duì)修改方式的限制，成為一種對(duì)專(zhuān)利權(quán)人權(quán)利要求撰寫(xiě)不當(dāng)?shù)膽土P”，使得對(duì)權(quán)利人的保護(hù)與其技術(shù)貢獻(xiàn)不相適應(yīng)，必將極大地挫傷權(quán)利人創(chuàng)新的動(dòng)力和積極性。其實(shí)，早在2011年，最高法院就曾在個(gè)案中指出專(zhuān)利行政機(jī)關(guān)對(duì)無(wú)效過(guò)程中權(quán)利要求修改方式的要求過(guò)于嚴(yán)格。[③]國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局在2014年專(zhuān)利復(fù)審無(wú)效十大案例中亦對(duì)審查指南規(guī)定的修改方式作出了澄清，并表示放寬修改方式更能體現(xiàn)專(zhuān)利制度鼓勵(lì)發(fā)明創(chuàng)造的立法本意。[④]可見(jiàn)，無(wú)論是制度規(guī)定還是審查實(shí)踐，都未完全排除存在其他修改方式的可能性。
以本案為例，阿爾法拉瓦爾公司對(duì)權(quán)利要求的修改，系將從屬權(quán)利要求2和從屬權(quán)利要求20的技術(shù)特征加入原權(quán)利要求1中作為新的獨(dú)立權(quán)利要求，新的獨(dú)立權(quán)利要求由于增加了新的技術(shù)特征，相比原權(quán)利要求1必然保護(hù)范圍更小、限定更多，屬于新指南所規(guī)定的“對(duì)權(quán)利要求的進(jìn)一步限定”的修改方式。雖然這種修改方式不屬于2010年《專(zhuān)利審查指南》限定的三種方式，但如前所述，由于該指南也并未完全排除其他修改方式，特別是考慮到新的指南已經(jīng)逐步放寬了對(duì)權(quán)利要求的修改方式，涉案專(zhuān)利對(duì)權(quán)利要求的進(jìn)一步限定符合當(dāng)前指南修改的精神和趨勢(shì)。因此，被訴決定僅僅以對(duì)權(quán)利要求的修改不符合2010年《專(zhuān)利審查指南》的三種修改方式而不予接受此種修改，有違立法的精神。
三、關(guān)于權(quán)利要求修改不得擴(kuò)大原專(zhuān)利保護(hù)范圍的比對(duì)基準(zhǔn)
2002年《專(zhuān)利法實(shí)施細(xì)則》第六十八條規(guī)定無(wú)效程序中權(quán)利要求的修改不得擴(kuò)大原專(zhuān)利的保護(hù)范圍，該條款中“原專(zhuān)利”這一表述較為籠統(tǒng)，如何確定比對(duì)的基準(zhǔn)是解決修改是否超范圍這一問(wèn)題的前提和條件。當(dāng)權(quán)利要求的修改系將從屬權(quán)利要求的全部或部分附加技術(shù)特征加入其所引用的獨(dú)立權(quán)利要求時(shí)，判斷修改后的獨(dú)立權(quán)利要求是否擴(kuò)大了原專(zhuān)利的保護(hù)范圍，究竟是以保護(hù)范圍較小的從屬權(quán)利要求為比對(duì)基準(zhǔn)，還是以保護(hù)范圍較大的獨(dú)立權(quán)利要求為比對(duì)基準(zhǔn)，這個(gè)問(wèn)題是本案審理的關(guān)鍵，也是雙方當(dāng)事人的重要分歧點(diǎn)。如果以獨(dú)立權(quán)利要求為比對(duì)基準(zhǔn)，則此種修改屬于進(jìn)一步限定，通常不會(huì)超出原專(zhuān)利的保護(hù)范圍；如果以從屬權(quán)利要求為比對(duì)基準(zhǔn)，則對(duì)權(quán)利要求的修改提出了極為嚴(yán)格的限制，并可能導(dǎo)致修改后的權(quán)利要求超出從屬權(quán)利要求的范圍。以本案為例，如果以原權(quán)利要求1為比對(duì)基準(zhǔn)，則阿爾法拉瓦爾公司的修改屬于對(duì)原權(quán)利要求1的進(jìn)一步限定，并未擴(kuò)大原權(quán)利要求1的保護(hù)范圍。如果以權(quán)利要求19為比對(duì)基準(zhǔn)，則須將權(quán)利要求2、17、18、19的全部技術(shù)特征限定到原權(quán)利要求1中才符合修改要求。
該問(wèn)題的解決思路應(yīng)當(dāng)回歸到權(quán)利要求修改的價(jià)值及社會(huì)公眾的行為預(yù)期，因?yàn)閷?zhuān)利一旦獲得授權(quán)即具有公示效力，社會(huì)公眾會(huì)據(jù)此預(yù)測(cè)和評(píng)價(jià)自身行為的合法性，而其評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)往往會(huì)建立在保護(hù)范圍最大的獨(dú)立權(quán)利要求上，而不是某個(gè)具體從屬權(quán)利要求。當(dāng)權(quán)利人將從屬權(quán)利要求的附加技術(shù)特征加入到獨(dú)立權(quán)利要求時(shí)，由于獨(dú)立權(quán)利要求增加了新的技術(shù)特征，保護(hù)范圍相較于原來(lái)必定會(huì)縮小。此時(shí)，這種修改既不會(huì)損害原專(zhuān)利的公示效力，也不會(huì)影響社會(huì)公眾基于原專(zhuān)利而產(chǎn)生的信賴(lài)?yán)妫瑫r(shí)也有助于保護(hù)發(fā)明人的利益，推動(dòng)全社會(huì)的創(chuàng)新動(dòng)力。基于此，本案明確指出應(yīng)以作為修改對(duì)象的原專(zhuān)利獨(dú)立權(quán)利要求的保護(hù)范圍為比對(duì)基準(zhǔn)。即，應(yīng)當(dāng)將修改后的獨(dú)立權(quán)利要求與原專(zhuān)利保護(hù)范圍最大的獨(dú)立權(quán)利要求進(jìn)行比較，而非與原專(zhuān)利保護(hù)范圍較小的從屬權(quán)利要求進(jìn)行比較。