未經(jīng)許可使用他人技術(shù)秘密申請專利時的權(quán)利歸屬
——（2020）最高法知行終871號
【裁判要旨】
技術(shù)秘密權(quán)利人以侵害技術(shù)秘密作為請求權(quán)基礎(chǔ)，主張有關(guān)專利申請權(quán)或者專利權(quán)歸其所有的，人民法院應(yīng)當審查專利文件是否披露了或者專利技術(shù)方案是否使用了該技術(shù)秘密，以及技術(shù)秘密是否構(gòu)成專利技術(shù)方案的實質(zhì)性內(nèi)容。如果技術(shù)秘密確為專利文件所披露或者專利技術(shù)方案所使用，且其構(gòu)成專利技術(shù)方案的實質(zhì)性內(nèi)容，則技術(shù)秘密權(quán)利人對有關(guān)專利申請或者專利享有相應(yīng)權(quán)利。
【關(guān)鍵詞】
發(fā)明專利 專利權(quán)權(quán)屬 技術(shù)秘密 實質(zhì)性內(nèi)容
【基本案情】
上訴人天津青松華藥醫(yī)藥有限公司（以下簡稱青松公司）與被上訴人華北制藥河北華民藥業(yè)有限責任公司（以下簡稱華民公司）專利權(quán)權(quán)屬糾紛案中，涉及專利號為ZL201410517486.6、名稱為“高純度氟氧頭孢鈉制備工藝”發(fā)明專利（以下簡稱涉案專利）。
青松公司認為，其系氟氧頭孢鈉保密制備工藝的技術(shù)秘密權(quán)利人，華民公司獲取該工藝后，未經(jīng)青松公司許可使用該保密工藝申請并獲得涉案專利權(quán)，故向河北省石家莊市中級人民法院（以下簡稱一審法院）提起訴訟，請求確認涉案專利權(quán)歸青松公司所有。
一審法院認為，現(xiàn)有證據(jù)不能證明華民公司涉案專利申請文件記載的技術(shù)方案來自于青松公司在雙方履行《委托加工生產(chǎn)協(xié)議》中提供的保密技術(shù)信息，故判決駁回青松公司的訴訟請求。青松公司不服，向最高人民法院提起上訴。
最高人民法院于2020年12月16日判決撤銷原判，確認涉案專利由青松公司和華民公司共有。
【裁判意見】
最高人民法院二審認為，當事人以侵害技術(shù)秘密作為請求權(quán)基礎(chǔ)主張專利權(quán)權(quán)屬時，應(yīng)當考察專利文件是否披露了技術(shù)秘密和專利技術(shù)方案是否使用了技術(shù)秘密。專利文件披露了技術(shù)秘密或者專利技術(shù)方案使用了技術(shù)秘密的，即構(gòu)成對技術(shù)秘密的侵害。
本案中，對于秘密信息1“使用混甲酚（間甲酚）法對中間體脫保護”，涉案專利權(quán)利要求中并沒有直接記載使用何種方法對中間體脫保護，但專利說明書實施例1中公開了使用間甲酚脫保護，秘密信息1使用混甲酚脫保護，其中混甲酚是鄰甲酚、間甲酚和對甲酚三種異構(gòu)體的混合物，而鄰甲酚、間甲酚和對甲酚對中間體脫保護都是利用了酚羥基的氫鍵，兩者并無實質(zhì)區(qū)別，故涉案專利說明書已經(jīng)披露并使用了秘密信息1。
對于秘密信息2“成酸反應(yīng)步驟整體技術(shù)信息”，首先，涉案專利權(quán)利要求1步驟a）即成酸反應(yīng)，即包含了秘密信息2。此外，涉案專利說明書實施例1中記載的技術(shù)方案與保密工藝技術(shù)方案中的秘密信息2在脫保護試劑、反應(yīng)氣氛、溫控時機、反應(yīng)溫度、時間、試劑用量方面存在不同，并且保密工藝沒有公開“溶清”“pH至2.5”，但上述區(qū)別并非實質(zhì)性區(qū)別。因此，可以認為 專利說明書已經(jīng)披露并使用了秘密信息2。
針對秘密信息3“水洗、萃取、無菌過濾步驟整體技術(shù)信息”，首先，涉案專利權(quán)利要求1步驟b）與秘密信息3，其存在如下區(qū)別：（1）加入物料不同，萃取到水相過程中，保密工藝還加入氯化鈉、焦亞硫酸鈉；萃取到有機相過程中，保密工藝還加入氯化鈉；（2）物料加入方式及相關(guān)操作不同，涉案專利同時添加，保密工藝分批添加且多次攪拌、靜置分離；（3）保密工藝未公開過濾操作為無菌過濾。對于區(qū)別（1），根據(jù)涉案專利和保密工藝的記載及上述技術(shù)效果的比較，無法獲知保密工藝額外加入的氯化鈉、焦亞硫酸鈉在該步驟中的作用、解決的技術(shù)問題和產(chǎn)生的技術(shù)效果，無法證明區(qū)別（1）是否是實質(zhì)區(qū)別。對于區(qū)別（2），由于缺乏涉案專利和保密工藝關(guān)于該步驟的純化效果的實驗證據(jù)，無法確定該區(qū)別帶來的技術(shù)效果，也不能證明保密工藝多次攪拌、靜置分離的操作實際上可以起到更好的純化效果。對于區(qū)別（3），本領(lǐng)域普通技術(shù)人員知曉，氟氧頭孢鈉成品以鈉鹽形式做成注射劑使用于人體，而使用無菌過濾是本領(lǐng)域普通技術(shù)人員出于安全考慮容易想到的過濾方式，即該區(qū)別不是實質(zhì)區(qū)別。涉案專利權(quán)利要求1步驟b）與秘密信息3存在的上述區(qū)別并非實質(zhì)區(qū)別，故而可以認定涉案專利權(quán)利要求1步驟b）包含秘密信息3。而涉案專利實施例1是在權(quán)利要求1步驟b）的基礎(chǔ)上進一步具體化，基于同樣的理由，涉案專利實施例1中“水洗、萃取、無菌過濾步驟整體技術(shù)信息”也與秘密信息3無實質(zhì)性差異。因此，可以認為涉案專利說明書已經(jīng)披露并使用了秘密信息3。
綜上，涉案專利文件披露了青松公司相關(guān)技術(shù)秘密，而且專利技術(shù)方案也使用了技術(shù)秘密，構(gòu)成對技術(shù)秘密的侵害，故青松公司的技術(shù)秘密構(gòu)成涉案專利技術(shù)方案實質(zhì)性內(nèi)容，青松公司應(yīng)對涉案專利享有合法權(quán)利。
【文書鏈接】
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